別說我沒提醒大家，商標轉讓過程中的法律風險和規避你知道了嗎【中聯智產】

中聯智產：如果商標轉讓合同轉讓方意思表示不真實，即便商標局下發了核準轉讓通知，那還是會被法院以確認之訴確認商標轉讓協議無效。實踐當中已出現了很多商標權利人內部工作人員因為控制公司公章而擅自轉讓商標后被法院確認轉讓協議無效的案例，所以確認轉讓人的意思表示真實是商標轉讓合同的前提。而要確認轉讓方意思表示真實，需要重點關注以下幾個方面，且受讓方務必使轉讓方在合同保證條款中列明。

（一）查看公司章程，明確轉讓方內部關于知識產權轉讓的內部程序和權限

公司章程中一般都會明確規定公司重大資產的轉讓程序和轉讓限制，如果商標轉讓合同明顯違背公司章程的規定，那轉讓協議極有可能被認定為轉讓人意思表示不真實，所以在盡職調查時務必確認公司章程中是否有對轉讓商標的權利限制。

（二）要求提供股東會決議

商標權屬于公司無形資產，如果公司章程沒有明確規定商標轉讓的具體權限，那務必請轉讓人提供股東會決議，如果沒有股東會決議，那商標轉讓協議也極有可能被認定為意思表示不真實，所以在合同中務必明確本次轉讓已經股東會決議，并符合公司章程的規定。

（三）簽章保持一致

所謂簽章保持一致是指商標轉讓協議上的簽章、商標轉讓申請文件上的簽章與轉讓人當初注冊商標時在申請文件上的簽章保持一致。實踐當中很多糾紛都是商標轉讓人以商標局未實質審查商標轉讓申請文件上的簽章與商標申請時的簽章是否一致就核準商標轉讓申請而導致自己商標被非法轉讓為由提起行政訴訟，而法院多數情況下都支持商標轉讓人的此種理由并撤銷商標局的核準轉讓行為。這是因為商標局作為商標的管理機關，其有能力和有義務審查商標權利人申請時的簽章與轉讓申請文件上的簽章是否不一致，如果不一致，極有可能是虛假轉讓，所以商標局有權要求商標轉讓人說明情況并提供證據證明商標轉讓是其權利人真實的意思表示。而就目前的審查實踐，商標局自然是會核查商標轉讓申請文件與商標申請的文件是否一致，如果不一致極有可能會對轉讓申請不予受理。

（四）法定代表人或授權代表人簽字

在實踐中一個單位中有很多人可以接觸到公司公章，如果是控制或是可以接觸到公章的人偷偷轉讓商標的話那之后被認定轉讓協議無效的可能性非常大，所以商標轉讓協議中務必需要法定代表人簽字或授權代表簽字，授權代表人簽字的話還需要出具由公司出具和法定代表人簽字的授權書。

標的無瑕疵

商標轉讓合同的標的是商標權，如果商標本身存在權利限制或存在被撤銷的可能，那合同履行必然受到到極大限制，甚至無法履行。

（一）商標未被質押或凍結

商標如果存在質押情況，且質押已在商標局備案，那該商標在解押之前自然是不可以轉讓的，即便簽訂了轉讓合同，那合同也無法履行，甚至被認定為無效。商標權人由于無法償還債務而被債權人申請凍結商標的，那轉讓人自然無法順利獲得商標，如果未做調查而就貿然付款，那就只能不幸的成為商標權人的下個債權人了。

（二）商標權取得方式合法，無被撤銷可能

這里說的“撤銷”是個廣義的概念，特指商標異議程序中不予核準注冊，無效宣告程序中的無效宣告、商標撤三（因連續三年不使用被申請撤銷）程序中的撤銷以及商標管理案件中的注銷。所謂商標權取得方式合法是指商標本身不是搶先注冊他人商標；未侵害他人包括著作權、商號權、姓名權等權利在內的在先權利或者通過其他不正當手段獲得注冊的行為，但是如果讓受讓人完全通過盡職調查發現這些問題并規避這些風險是不可能的，所以唯一有效的方式是在轉讓合同中讓轉讓人做出承諾商標權取得方式合法，并約定如果商標權因取得方式不合法被撤銷的，轉讓方構成根本違約。

但關于撤三程序的撤銷則具有特殊之處，所謂“撤三”是指一個注冊商標如果連續三年沒有使用就有可能被商標局撤銷，而轉讓人之所以要轉讓商標可能就是因為一直閑置不用，所以如果要在轉讓合同中約定商標因撤三被撤銷轉讓人就構根本違約的話對轉讓人是不太公平的，而且轉讓人也不可能會同意該條款。所以關于撤三的風險只能在合同中約定轉讓人的附隨義務即如果商標被提撤三轉讓人必須全力配合（關于撤三風險在第五部分事后風險有詳細闡述）。

（三）無商標許可尤其是獨占許可

《商標法》第30條規定，商標許可必須備案，不備案的不得對抗善意第三人，所以，如果對方商標許可備案，那么必然會影響轉讓后商標的使用，如果許可合同是獨占許可合同，那受讓人也極有可能得受到獨占合同的制約而不能再使用商標。

不得違反法律強制性規定

（一）相同或類似商品上的相同或近似商標必須一并轉讓

《商標法》第42條第二款規定。“轉讓注冊商標的，商標注冊人對其在同一種商品上注冊的近似的商標，或者在類似商品上注冊的相同或近似的商標，應當一并轉讓”。商標的作用是“區分商品來源”，商標法的立法目的就是“防止混淆”，即不允許出現兩個不同的主體在相同或類似商品上使用相同或近似的商標。所以如果商標權利人欲轉讓商標，則相同或類似商品上的近似商標必須一并轉讓，否則就會出現兩個主體甚至多個主體同時擁有一個相同或近似商標的情況，所以在商標轉讓時務必確認權利人沒有其他相同或近似商標，否則商標轉讓申請必然會被不予受理，同時，為了保證商標轉讓程序順利進行，必須使轉讓方保證不得在商標轉讓過程再申請與被轉讓商標相同或近似的商標，這是因為如果轉讓商標的審查員發現一枚新的商標正在申請那勢必會下發補正要求將新申請的商標也同時轉讓，這不僅會耽擱轉讓的時間，如果轉讓人此時不配合，那轉讓事宜勢必擱置。

（二）商標轉讓應當經商標局核準

《商標法》第42條第一款規定轉讓注冊商標的，轉讓人和受讓人應當簽訂轉讓協議，并共同向商標局提出申請。第四款轉讓商標經核準后，予以公告，受讓人自公告之日起享有商標專用權。雖然，是否向商標局完成轉讓手續并不影響商標轉讓協議的效力，受讓人也可以依據合同要求轉讓人履行合同，甚至可以由法院確認之后申請強制執行

明確轉讓人的配合義務

順利完成商標轉讓并非僅簽訂一個商標轉讓合同即可，它需要轉讓人一系列的配合才能順利得到商標局的轉讓核準通知并不被輕易撤銷，所以在合同中明確轉讓人的配合義務至關重要。

（一）配合辦理轉讓事宜，這個義務非常重要，不僅要在合同中明確列明更要約定不履行該義務的違約責任依次來約束轉讓方履行該義務，但筆者建議應當在簽訂合同之時或付款之前即轉讓簽署所有的包括商標轉讓程序需要的申請書、委托書、營業執照等相關文件。

（二）配合另行簽訂一個授權書或獨占許可合同。之所以采取該措施，是因為如果受讓人的商品要進入商超或是受讓人要進行維權時，由于商標轉讓核準通知沒有下來之前受讓人需要提供權屬證明，而商標轉讓合同由于涉及到商業秘密又不方便公開，甚至有可能不會得到相關機構的承認，所以授權書或獨占許可協議就可以派上大用場。

事后風險管控

商標轉讓申請被商標局核準后并非就可以高枕無憂了，實踐當中出現很多商標轉讓完成后被其他主體撤銷的情況。實踐當中遇到問題最多的是商標由于連續三年未使用而被撤銷的，所以簽訂商標轉讓協議時務必明確轉讓人近三年是否在使用轉讓商標，如果有使用，請其配合保存相關證據，如果沒有則需要盡快使用。

（一）明確轉讓人在近三年是否使用，如有使用，請轉讓人配合提供部分使用證據。

（二）如沒有使用，明確是否有未使用的正當理由，正當理由包括《商標法實施條例》第六十七條規定的不可抗力、政府政策性限制、破產清算及其他不可歸責于商標注冊人的正當事由。

（三）如沒有正當理由，應盡快使用，使用過程中應保存好相關發票，發票上必須有商標名稱，因為其他使用證據造假的可能性比較大所以審查機關一般情況下只認可發票的證明效力。

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