駁回復(fù)審案件中是否應(yīng)考慮訴爭商標(biāo)知名度？【中聯(lián)智產(chǎn)】

一、在商標(biāo)申請駁回復(fù)審案件中，判斷商標(biāo)近似時是否應(yīng)考慮訴爭商標(biāo)的知名度？

1、在圍繞著第17165442號“ESI及圖”商標(biāo)（下稱訴爭商標(biāo)）展開的駁回復(fù)審糾紛一案中，北京市高級人民法院日前在終審判決中針對這一問題給出了答案。

2、北京市高級人民法院指出，在商標(biāo)申請駁回復(fù)審案件中，商標(biāo)知名度實際上無法予以考慮，否則將有違程序的正當(dāng)性。據(jù)此，法院終審駁回北京藝佰聯(lián)騰電子科技有限公司（下稱藝佰聯(lián)騰公司）上訴，商標(biāo)評審委員會（下稱商評委）駁回訴爭商標(biāo)注冊申請的復(fù)審決定最終得以維持。

3、據(jù)了解，訴爭商標(biāo)由藝佰聯(lián)騰公司于2015年6月提出注冊申請，指定使用在計算機(jī)鍵盤、計算機(jī)存儲裝置、計算機(jī)、可下載的音樂文件等第9類商品上。

4、經(jīng)審查，商標(biāo)局于2016年8月作出商標(biāo)駁回通知，認(rèn)為訴爭商標(biāo)與第3028960號“EST及圖”商標(biāo)（下稱引證商標(biāo)一）、第G983677號“ESI ACQUISITION,INC”商標(biāo)（下稱引證商標(biāo)二）構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標(biāo)，據(jù)此決定駁回訴爭商標(biāo)的注冊申請。藝佰聯(lián)騰公司不服商標(biāo)局所作駁回決定，于同年9月向商評委提出復(fù)審申請。

5、2017年4月，商評委作出復(fù)審決定認(rèn)為，訴爭商標(biāo)的主要認(rèn)讀部分“ESI”與引證商標(biāo)一的主要認(rèn)讀部分“EST”的字母構(gòu)成相近，僅存在一個字母之差，與引證商標(biāo)二的字母構(gòu)成相同，訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)一、引證商標(biāo)二構(gòu)成近似商標(biāo)，且訴爭商標(biāo)指定使用商品與引證商標(biāo)一、引證商標(biāo)二核定使用商品屬于類似商品，訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)一、引證商標(biāo)二構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標(biāo)。據(jù)此，商評委決定對訴爭商標(biāo)的注冊申請予以駁回。

6、藝佰聯(lián)騰公司不服商評委所作復(fù)審決定，隨后向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。

7、記者了解到，在該案一審審理期間，引證商標(biāo)二因連續(xù)3年不使用在全部商品上已被撤銷，并公布在2017年8月6日第1562期注冊商標(biāo)撤銷公告上。

8、北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)一共同使用在類似商品上，容易導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，已構(gòu)成使用類似商品上的近似商標(biāo)。引證商標(biāo)二因連續(xù)3年不使用已被撤銷，不再構(gòu)成訴爭商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊的在先權(quán)利障礙，基于情勢變更原則，商評委作出的復(fù)審決定所認(rèn)定事實部分發(fā)生變化，但對判定商標(biāo)標(biāo)志近似的其他事實及審理標(biāo)準(zhǔn)沒有影響，不影響決定結(jié)論。據(jù)此，法院一審判決駁回藝佰聯(lián)騰公司的訴訟請求。

9、藝佰聯(lián)騰公司不服一審判決，繼而向北京市高級人民法院提起上訴，主張訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)一不構(gòu)成近似商標(biāo)，而且訴爭商標(biāo)經(jīng)藝佰聯(lián)騰公司的宣傳推廣，已具有一定的影響和知名度，與引證商標(biāo)一共存不會導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。

10、經(jīng)審理，北京市高級人民法院認(rèn)為，訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)一的文字僅相差一個字母，字形相近，均無固定含義，已構(gòu)成近似商標(biāo)，二者共同使用在類似商品上，容易導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，已構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標(biāo)

11、同時，商標(biāo)申請駁回復(fù)審案件為單方程序，引證商標(biāo)持有人不可能作為訴訟主體參與到該程序中，因而有關(guān)引證商標(biāo)知名度的證據(jù)在該程序中無法得以出示，在缺乏對訴爭商標(biāo)特別是引證商標(biāo)知名度進(jìn)行充分舉證和辯論的情況下，商標(biāo)知名度實際上無法予以考慮，否則將有違程序的正當(dāng)性，藝佰聯(lián)騰公司提交的證據(jù)均為單方證據(jù)，且不足以證明訴爭商標(biāo)在指定商品上經(jīng)使用已可與引證商標(biāo)一相區(qū)分。

綜上，北京市高級人民法院判決駁回藝佰聯(lián)騰公司上訴，維持一審判決。

二、專家點評

楊宇宙 北京大成（上海）律師事務(wù)所 合伙人：

1、2010年最高人民法院發(fā)布的《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第十六條規(guī)定：“人民法院認(rèn)定商標(biāo)是否近似，既要考慮商標(biāo)標(biāo)志構(gòu)成要素及其整體的近似程度，也要考慮相關(guān)商標(biāo)的顯著性和知名度、所使用商品的關(guān)聯(lián)程度等因素，以是否容易導(dǎo)致混淆作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。”該規(guī)定明確將商標(biāo)知名度作為商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中知名度考量的因素。但此處規(guī)定的是相關(guān)商標(biāo)的知名度，在因為引證商標(biāo)而被駁回的糾紛案件中，相關(guān)商標(biāo)既包括訴爭商標(biāo)也應(yīng)包括引證商標(biāo)，如果要考量知名度，應(yīng)同時考量訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)的知名度。而在引證商標(biāo)權(quán)利人不參加的情況下，引證商標(biāo)知名度必然難以查明，這對于引證商標(biāo)權(quán)利人來說顯然是不公平的。

2、與此同時，在缺少引證商標(biāo)權(quán)利人的情況下，也難以準(zhǔn)確認(rèn)定訴爭商標(biāo)知名度。商標(biāo)知名度本身屬于社會評價的范疇，通常需要通過廣告宣傳、產(chǎn)品或服務(wù)銷量、獲獎記錄、市場份額等證據(jù)來證明，而且在此類案件中證據(jù)數(shù)量會較多，如果沒有引證商標(biāo)權(quán)利人對這些證據(jù)進(jìn)行充分的質(zhì)證、辯論，難以對其真實性和關(guān)聯(lián)性作出準(zhǔn)確認(rèn)定。此外，考慮到存在惡意搶注、囤積商標(biāo)等非正常商標(biāo)注冊行為，商標(biāo)駁回復(fù)審程序中考慮訴爭商標(biāo)知名度證據(jù)甚至可能會存在某些申請人制造假證據(jù)等不誠信行為。

3、誠然，采用上述裁判標(biāo)準(zhǔn)，可能會導(dǎo)致一些商標(biāo)雖經(jīng)長期使用甚至達(dá)到相關(guān)公眾不會將其與引證商標(biāo)混淆的程度卻仍然無法獲準(zhǔn)注冊的情況，但整體上是有利于我國商標(biāo)注冊申請和審查的。正如最高人民法院在深圳市柏森家居用品有限公司與商評委再審一案中所言：“我們不愿意看到，單方程序中有關(guān)商標(biāo)標(biāo)識近似的判斷標(biāo)準(zhǔn)被所謂的個案審查所消解。有關(guān)裁判標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步明晰，有利于引導(dǎo)商標(biāo)注冊申請的規(guī)范化、誠信化，確保商標(biāo)法立法目的的實現(xiàn)。”

（文章來源：中國知識產(chǎn)權(quán)報）

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